栏目主持人夏伟按：本文以专利无效抗辩的法律性质为切入点，旨在探讨专利无效抗辩下的几种典型事由，并在引入全面专利无效抗辩制度仍能保持行政、司法二元制的安定性进行分析后认为，专利无效抗辩在本质上应属于法律上的侵权例外抗辩，从已被司法实践广泛接受且“法典化”的现有技术抗辩制度的演进历程可以看出，其法律性质与专利无效抗辩实质上相同；在现行专利制度下，引入专利无效抗辩并不与二元制的职权分离主义相冲突。

文/姚建军 西安市中级人民法院法官

注：本文原刊载于《中国专利与商标》2019年第4期，转载已获得作者及刊物授权。

一、专利无效抗辩的法律性质及典型事由

（一）专利无效抗辩的法律性质

本文所称的专利无效抗辩，是指在专利侵权诉讼程序中，被告主张涉案专利不符合专利法的授权标准而不应受到法律保护，故被告实施的行为（被控侵权产品或方法）不构成专利侵权。在上述语境下，被告的抗辩主张是否能成立，必然触及到涉案专利是否符合专利法授权标准的审查；换言之，法院审理的内容不可避免的涉及专利权是否有效的问题，但裁决本身在法律性质上并不对专利是否有效作出判定。在某种程度上讲，此审判结果仍然属于对被告的行为是否构成侵犯专利权所作出的司法判断。由此可以说明，法院的裁决仅仅是针对个案意义上的相对性结论，而不是对涉案专利权的有效性给出的具有对世性的结论。如果当事人追求的是专利权无效，其仍然需要依照专利法的规定，向国家知识产权局提出无效宣告请求。因此，司法裁判并未对现有法律制度下“一元制”的判断模式提出挑战，也就是通常我们所说的专利有效性的判断仍然属于专利行政部门主管。

（二）专利无效抗辩的典型事由

无效的抗辩事由属于法定事由，我国《专利法实施细则》第六十五条第二款中规定了“无效宣告请求的理由”[1]。具体而言，主要分为：第一类是需要借助现有技术（对比文件）来判断专利性的理由，即涉案的专利是否符合专利法规定的新颖性或创造性；第二类是规范说明书及权利要求的理由，即是否符合专利法第二十六条第三款、第四款[2]规定的问题。当然，还有一类比较特别，如权利要求的修改是否超范围，发明专利申请是否未经保密审查而直接向外国申请专利的问题、是否属于违反专利法第九条规定重复授权的问题。原则上，在专利侵权诉讼中，专利无效抗辩的事由应来自于专利无效事由，即参照专利无效的事由进行抗辩，但上述最后一类理由具有特殊性，不宜采用这类理由进行专利无效抗辩，对此本文将不再陈述。

二、涉案专利不符合专利法规定的新颖性或创造性的专利无效抗辩性质

（一） 以新颖性事由进行的专利无效抗辩

我国《专利法》第二十二条第二款规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。纵览该规定：从立法技术上可以看出，该规定采用了排除法，具体又分为两种情况：一是“该发明或者实用新型”不能属于现有技术；二是“该发明或者实用新型”不能属于抵触申请。因此，若以涉案专利不符合“新颖性”为由进行抗辩，则相应也可以分为“现有技术抗辩”和“抵触申请抗辩”两种形式。需要指出的是尽管“现有技术抗辩”已被纳入到现行专利法中，但仍有必要分析一下现有技术抗辩的性质。现有技术抗辩中，实际上涉及专利权利要求、被控侵权物和现有技术的“三角形关系”。

1.以专利权利要求C为重心，与被控侵权物B相比，即C-B；

2.以现有技术A为重心，与专利权利要求C相比，即A-C；

3.以现有技术A为重心，与被控侵权物B相比，即A-B。

笔者曾经在《现有技术抗辩的法律性质初探》一文中提出[3]，现有技术抗辩的性质分为两类：一类是被控侵权物没有落入专利保护范围的“不侵权抗辩”，即证明被控侵权物属于现有技术，而现有技术一定不属于涉案专利的“地盘”，故“推导”出被控侵权物没有落入专利保护范围的结论，至于被控侵权物是否落入专利权保护范围，在所不问；另一类是“侵权例外抗辩”，即虽然被控侵权物落入了涉案专利的保护范围，但同时“被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术”（事实问题），则在专利法意义上，可以得出“不构成侵犯专利权”的结论（法律判断问题）。

对上述第1种情形的C-B关系，是专利侵权诉讼中法院必须审理的内容，当然属于司法职权的范畴；第3种情形中则属于专利法第六十二条明确规定的内容，也属司法职权的范畴；换言之，第1、3两种情形都属于司法职权的范畴。而在第2种情形下，涉及判断专利权利要求C是否属于现有技术A的新颖性判断，原则上属于专利行政机关的权力，因此如果法院对此进行审理则有僭越行政权之嫌。但从难度上分析，判断专利权利要求C是否属于现有技术A的难度，并不高于被控侵权物B是否属于现有技术A的难度，也不高于判断被控侵权物B是否落入专利权利要求C保护范围的难度。事实上，如果法院对第1、3两种情形的结论都是“YES”的情况下，即表明B=A与B=C都成立，便可间接推理得出C=A，即涉案专利的权利要求属于现有技术而不满足专利法规定的新颖性特质。

通过上述分析可以得出，在“侵权例外抗辩”下，现有技术抗辩的分析过程，已经触及到专利权利要求C是否属于现有技术A的新颖性判断。因此，我们可以得出结论：现有技术抗辩的判断分析过程，与涉案专利符合新颖性的分析过程是相同的。因此，以涉案专利不符合新颖性作为专利无效抗辩事由的性质，实质上与现行专利法规定的现有技术抗辩性质相同。至于前述的现有技术可以是“不侵权抗辩”，原本就可以“以专利权利要求C为重心，与被控侵权物B相比”而直接得出不侵权的结论，却“绕远道”去“以现有技术A为重心，与被控侵权物B相比”而间接得出不侵权的结论，也不失为是一种诉讼技巧。还需说明的是，表面上现行《专利法》第六十二条的规定没有将《专利法》第二十二条中的可以破坏“发明或实用新型”新颖性的“抵触申请”列入其中，但在法理上，虽然“抵触申请”不属于现有技术，但既然“现有技术”与“抵触申请”都是用来评价“发明或实用新型”的新颖性[4]的对比文件，且在“现有技术抗辩”已经纳入专利法的情势下，我国法院接受“抵触申请抗辩”已然顺理成章。因此，以新颖性为由的专利无效抗辩中，所使用的对比文件，既包括“现有技术”，又包括“抵触申请”。

（二） 以创造性事由进行的专利无效抗辩

我国《专利法》第二十二条第三款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。应该说，创造性作为评价专利性的标准，其实是建立在新颖性标准之上的。其朴素原理，是不能简单地以“新颖性”作为要件，在满足“新”[5]的同时还需要具备一定的“高度”，即专利与现有技术相比，应明显高出一段距离，这段距离，美国专利法中的术语为“Nonobviousness（非显而易见性）”、欧洲则用“Inventive Step”，而我国台湾地区使用“进步性”来代替创造性，更为贴切。如上分析，在以新颖性事由进行的专利无效抗辩，其性质与现行专利法规定的现有技术抗辩无异。如果以创造性事由进行的专利无效抗辩，又有什么法律障碍呢？从专利法的规定看，创造性判断也是“与现有技术相比”的（不含“抵触申请”）。其与新颖性判断的区别在于，新颖性判断时需要用一篇对比文件与涉案专利比对，但两者在技术领域、发明目的和技术方案及效果都相同时，便可得出涉案专利不具备专利法规定的新颖性的结论。当一份属于现有技术的对比文件[6]不能否定新颖性时，则需要进一步判断创造性。因此，创造性判断是新颖性判断的“升级版”。根据审查指南关于创造性判断时的三步法，关键是第一步中是否能够找到一篇与涉案专利相比“最接近的现有技术”，如果的确找到了“最接近的现有技术”，则涉案专利与“最接近的现有技术A”之间的区别技术特征，就可能被另一份对比文件或者公知常识B所公开，也就是说，涉案专利与“最接近的现有技术”在创造性上的“高度差A-B”，很可能被另一份对比文件所公开的内容或者公知常识“弥补”上。此时重点要考虑，另一份对比文件所公开的内容或者公知常识B为什么能够去“弥补”A的不足，即A+B两者相结合的启示是否合情合理、水到渠成般的自然存在。实际上，我国不少法院在司法实践中，已经开始探索采用类似创造性判断的“现有技术抗辩”模式。即接受采用“一篇现有技术文件+公知常识”的现有技术抗辩方式。这说明，“现有技术抗辩”的方式可以突破新颖性评价的限制，向评价创造性的比对方式转变。例如，江苏省高级人民法院在2010年发布了《侵犯专利权纠纷案件审理指南》，其在比对方式一节中规定，“……，在被告提供充分证据证明其使用的技术属于一项现有技术方案与所属领域普通技术人员广为熟知的公知常识简单组合的情形下，应当允许其进行现有技术抗辩。”再如上海市高级人民法院发布的《专利侵权纠纷审理指引》〔2011〕也规定：“……，该领域普通技术人员认为被控侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，现有技术抗辩成立。”还有北京市高级人民法院在2017年发布的《专利侵权判定指南》中规定：对于“所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。”

其中，上述各高级法院关于采用类似创造性判断的“现有技术抗辩”的做法并非个别现象，最高人民法院早在本世纪初就一直致力于在推动全面的现有技术抗辩，2003年10月，最高人民法院在济南召开全国知识产权审判工作会议，公布了《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》，

该规定第四十条的标题“公知技术抗辩”，该条第二款给出了公知技术的定义是：“是指发明或者实用新型专利申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。已经公开的专利抵触申请视为本规定所称公知技术。”第三、四款内容为：“判断公知技术抗辩是否成立时，应当将被控侵权物与单独一份公知技术进行对比。经对比，被控侵权物的技术特征与一份公知技术相同的，或者虽不完全相同，但属于一份公知技术与所属领域技术人员的常识或者熟知技术的简单组合的，不论被控侵权物的技术特征与权利要求记载的技术特征是否相同或者等同，人民法院均应当认定公知技术抗辩成立，被控侵权人不构成专利侵权。所属领域的技术人员认为被控侵权物使用的技术是对一份以上的公知技术的显而易见的简单组合，并且没有产生新的技术效果的，人民法院也可以认定公知技术抗辩成立，被控侵权人不构成专利侵权。”其中第四款中关于“对一份以上的公知技术的显而易见的简单组合”的抗辩方式，明显就是运用专利审查中的创造性的评价方式。这进一步说明，完善专利侵权诉讼的抗辩体系结构，司法机关一直走在探索的前沿。而2008年专利法第三次修改时将现有技术抗辩纳入该法，其实就是对司法实践中创立的审判规则的确认。经过这些年的司法实践发展，将创造性的判断方式纳入抗辩体系的实际已经成熟。

三、以专利本身存在瑕疵的专利无效抗辩理由

本文所称的“以专利本身存在瑕疵”，主要是指涉案专利存在着“说明书公开不充分”、“权利要求得不到说明书支持”及“权利要求保护范围不清楚”这三种类型。以涉案专利的上述三种类型瑕疵作为专利无效抗辩，我国已有部分法院进行了有益探索。

（一）说明书公开不充分

我国《专利法》第二十六条第三款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。”该规定在学理上被称为“充分公开”要件，属于专利授权的要件之一。“充分公开”实质上是专利法的基石。任何一项发明创造性，如果其说明书不能做到充分公开，就无法体现其对现有技术所做出的贡献，也就无法“以公开换保护”。因此，“说明书公开不充分”是专利无效的法定理由。需要强调的是：在专利无效宣告程序中，以“说明书公开不充分”作为无效理由时，必须“剑指”独立权利要求。这是因为，专利无效是指涉案请求保护的权利要求无效，而不是说明书无效。如果说明书中的某个技术方案公开不充分，但该技术方案并没有在权利要求书中出现，即没有要求保护该方案，则这类“说明书公开不充分”的瑕疵不能影响到权利要求的有效性。因此在专利侵权诉讼中，如果被控侵权人有证据证明涉案专利存在“说明书公开不充分”的瑕疵，法院是可以直接得出被告实施的方案不构成专利侵权的结论的。具体在司法实践中，上海法院在“诺基亚诉华勤专利侵权案”已经成功运用。权利要求7为“如权利要求6所述的终端设备，其特征在于：所述终端设备被配置为：将所述数据传送方法选择应用于用于输入消息的消息编辑器；……”法院认为，权利要求1请求保护的“终端设备”属于一种硬件结构，“而说明书中多数涉及的仍是方法、步骤或者功能，而缺乏对装置本身的描述”，“未发现关于装置本身如何被配置为的具体方式”，法院的说理逻辑在于，权利要求7请求保护的是一种硬件结构，但说明书未公开相应结构本身的描述，故法院径直判定被告不侵权。

（二）权利要求得不到说明书支持

在专利宣告无效程序中，如果权利要求的保护范围概括得过宽，使得说明书的实施例难以支持权利要求的保护范围，学理上称之为“权利要求得不到说明书支持”；如果某项独立权利要求请求保护的方案在说明书中未能充分公开，学理上称之为“说明书充分不公开”。同理，在专利侵权诉讼程序中，以“权利要求得不到说明书支持”或“说明书充分不公开”作为无效抗辩，实际上是一个问题涉及的两个方面。因此，上述华勤案的法院观点也可以归结为“权利要求7得不到说明书支持”。

（三）权利要求保护范围不清楚

在柏万清诉成都难寻物品营销服务中心等侵害实用新型专利权纠纷案中，成都中院依据“权利要求保护范围不清楚”为由，驳回原告的诉讼请求。

经最高人民法院审判委员会讨论通过，此案作为第55号指导案例，于2015年11月19日予以发布。该案的裁判要旨指出：“专利权的保护范围应当清楚，如果实用新型专利权的权利要求书的表述存在明显瑕疵，结合涉案专利说明书、附图、本领域的公知常识及相关现有技术等，不能确定权利要求中技术术语的具体含义而导致专利权的保护范围明显不清，则因无法将其与被诉侵权技术方案进行有实质意义的侵权对比，从而不能认定被诉侵权技术方案构成侵权。”

通过以上对专利侵权诉讼中被控侵权人以专利无效进行抗辩的事由分析论述，笔者认为，在现行专利制度下，民事诉讼中被控侵权人以专利无效进行抗辩在本质上仍应属于法律上的侵权例外抗辩，引入专利无效抗辩后，仅仅是对被控侵权人是否侵犯专利权进行的个案审查，虽然可能对专利权是否有效产生影响，但最终仅仅是对被控侵权人是否侵权进行判断，并未对所涉专利权是否有效直接作出司法裁判，因而个案中并不涉及专利权是否有效的问题。在某种意义上讲，现有法律框架下，民事诉讼中当事人以专利无效进行抗辩后，人民法院行使的司法裁判权并未与行政权产生冲突，所涉专利权是否有效，最终仍需通过行政路径认定，但从节约司法资源、诉讼效率及司法终审权考量，在未来的修法中，赋予民事诉讼中若被控侵权人以专利无效进行抗辩时，人民法院直接对专利权是否有效性进行裁判，应该也是一种发展趋势。

注释：

[1]根据该款规定，无效宣告请求的理由，“是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。”

[2]《专利法》第二十六条第三款、第四款规定所涉问题为：说明书是否公开充分、权利要求是否得到说明书的支持、权利要求的保护范围是否清楚。

[3]孙海龙：姚建军：《现有技术抗辩的法律性质初探——兼谈对新《专利法》第62条的理解》，载《中国专利与商标》，2009年第3 期。

[4]在新颖性的判断上，我国《专利法》实质上是赋予抵触申请与现有技术具有同等的法律效力，这也是世界各国专利制度的普遍共识。

[5]新颖性要件在相当长一段时间内，一直是判断是否授予专利权的核心要件。随着科学技术的发展与进步，获取现有技术的手段日新月异，信息传播越来越便捷，人们发现，即便是专利申请表面上似乎符合新颖性要件，但如果其“新的程度”不够高，仍不能拉开与现有技术的距离，实际上其并没有对现有技术做出贡献。那么，这样貌似有新颖性的技术方案一旦授予其专利权，不但起不到鼓励创新的作用，反而会妨碍公众自由利用现有技术。

[6]需要注意的是，在进行创造性判断时，对比文件只能是现有技术，而不能用抵触申请。换言之，抵触申请的概念仅仅是为了判断新颖性而生的。